Acórdão proferido no processo Mark Comércio - Teste de Invalidez

Em Special Effects Limited contra L'Oreal e da International Trademark Association (Interveniente) [2007] EWCA Civ 1, o Tribunal de Recurso anulou a decisão da Divisão de Chancelaria do Tribunal Superior. O caso dizia respeito a uma oposição a um registo de marca. O Tribunal em primeira instância considerou que não houve diferença relevante entre a prática eo procedimento do Registro de Marcas no processo de oposição sob s 38 (2) das marcas Act de 1994 e processo de nulidade sob s 47 (1) da Lei . As questões em disputa nos dois processos são idênticos.

Decisão de primeira instância

A empresa requerente, Efeitos Especiais Limited, de propriedade os efeitos da marcação especial que foi obtida por meio de uma atribuição. A marca foi registrada em conformidade com o s 40 (1) das Trade Marks Act 1994 ("Lei") em relação aos produtos da classe 3 (condicionadores de cabelo e loções, e serviços) e classe 44 (beleza e terapias cosméticos).

Antes da marca foi registada, o primeiro réu se opôs ao pedido de marca sobre os motivos previstos no ss 3 (1) (a), 3 (3) (b), 5 (2) (b) e 5 (4) (a) da lei. A oposição foi julgada improcedente pelo auditor.

O requerente, em seguida, instaurou um processo por infracção contra o primeiro réu e sua subsidiária no Reino Unido (o segundo recorrido), alegando que eles tinham violado os efeitos comerciais marca especial, usando sua marca FX especial e que os réus foram impedidos de contestar a validade da marca Efeitos especiais em razão de: -

- Preclusão;

- Emissão preclusão; e

- Abuso de processo.

Os acusados ​​se opuseram a esses processos por infracção na base de que o registro dos efeitos comerciais marca especial era inválido.

O Tribunal em primeira instância, tiveram que estabelecer o seguinte: -

- Se um ou ambos os réus foi / foram impedidos por causa da ação preclusão, impedimento problema ou abuso de processo de contestar a validade dos efeitos comerciais marca especial, e

- Se um ou ambos os réus foi / foram impedidos por causa da ação preclusão, impedimento problema ou abuso de processo de alegando uso das marcas queixou-se de antes do pedido de registo como parte da base para uma defesa sob s 11 (3 ) da lei ou como parte da base para um pedido reconvencional de passar ao largo.

De acordo com o Artigo 38 da Lei:

"... (2) Qualquer pessoa pode, no prazo fixado a partir da data da publicação do pedido, notificar o secretário de oposição ao registo.

De acordo com o Artigo 47 da Lei:

"... (1) O registro de uma marca pode ser declarado nulo pelo facto de a marca foi registrada em violação da seção 3 ou de qualquer das disposições referidas na referida secção (motivos absolutos de recusa do registo). Sempre que a marca foi registrada em violação da subseção (1) (b), (c) ou (d) da referida secção, não deve ser declarada nula se, em conseqüência do uso que foi feito, ele tem após o registro adquirido um carácter distintivo em relação aos bens ou serviços para os quais foi registada.

O Supremo Tribunal decidiu:

- Não houve diferença relevante entre a prática e procedimento da Secretaria no processo de oposição sob s 38 (2) do processo Lei e invalidez sob s 47 (1).

- O primeiro teve lugar antes do registo e depois o último, mas em cada caso, as questões foram se qualquer objeção a inscrição pode ser feita sob ss 3 e 5 da lei.

- Assim, as questões subjacentes aos dois processos no caso em apreço eram idênticos.

- Foi estabelecido que a causa da ação preclusão aplicada quando uma causa de ação na segunda acção foi idêntico a uma causa de ação na primeira.

- Assim, os réus foram sujeitos à causa da ação e preclusão preclusão problema decorrente do processo de oposição.

- "... Os réus foram impedidos de alegando uso por eles da marca FX ESPECIAL antes do pedido de registo para efeitos de uma defesa sob s 11 (3) da Lei de 1994 ou um pedido reconvencional de passar ao largo, como que questão tinha sido expressamente referido no processo de oposição e que tinha sido celebrado contra o primeiro réu. "

- Os réus foram impedidos de re-litigar questão que em razão da preclusão questão.

Capotamento de decisão histórica marca

O Tribunal de Recurso anulou esta decisão histórica que, desde o ano passado até agora, tinha transformado a prática marca. Isso significa que as disputas já ouviu falar no processo antes de um auditor no registro de marca (por exemplo, em um processo de oposição) pode ser reheard no Supremo Tribunal.

Na disputa inicial entre L'Oreal e Efeitos Especiais, o Tribunal Superior não permitia L'Oreal para invalidar ESPECIAL Efeitos Especiais 'FX registo da marca L'Oreal, porque já havia sido reprovado em uma oposição contra o registro da mesma marca e, portanto, impedida de atacar a marca mais uma vez tinha sido registada.

No entanto, em Special Effects Limited contra L'Oreal e da International Trademark Association (Interveniente) [2007] EWCA Civ 1, o Tribunal de Recurso considerou que nem a causa da ação problema nem preclusão impediria L'Oreal de trazer processos de nulidade contra os Efeitos Especiais registo da marca para tornar esta marca inválida.

O Tribunal de Recurso considerou que não havia motivo de ação envolvidos no processo de oposição que poderia obstruir o titular da marca a partir de agir de invalidez para o mesmo registo da marca. Além disso, a co-existência de disposições da Lei agora habilitado tanto a oposição e as ações de invalidação para ser trazido em relação à mesma marca.

Comentário: O que isto significa é que um adversário mal-sucedida de uma ação de oposição marca pode agora atacar o registro de marca por invalidez (uma vez que a marca em questão está registrado) e que tal ação não pode ser impedida por princípios de impedimento ou de abuso de processo.

A decisão, neste caso, significa que agora há espaço para um concorrente para atacar um pedido de marca (durante o período de oposição) e novamente quando a marca foi registada por invalidez.

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RT Coopers, 2007. Esta Nota Informativa não fornecer uma declaração completa ou completa da legislação relativa aos assuntos discutidos nem constitui aconselhamento legal. Destina-se apenas a destacar as questões gerais. Aconselhamento legal especializado deve sempre ser procurada em relação às circunstâncias particulares.